Corte di Giustizia UE C-720/18 e C-721/18 del 22 ottobre 2020 – Ferrari S.p.A. c. DU

La Corte di Giustizia, nell’ambito di un duplice rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale Superiore del Land di Düsseldorf, si è recentemente pronunciata sulla natura e sulla portata dell’uso effettivo del marchio che consenta di evitare la decadenza.  Nel corso del giudizio di secondo grado i giudici tedeschi hanno infatti sospeso il procedimento per consentire alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente sulla corretta interpretazione dell’art.12, par.1 della direttiva 2008/95/CE.  La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di primo grado, appellata dalla Ferrari, che aveva accertato la decadenza di due marchi “Testarossa” per mancanza di un uso effettivo ed ininterrotto nei cinque anni precedenti all’instaurazione della controversia.  La Corte di Giustizia ha avuto così modo di chiarire che l’uso del marchio è effettivo anche se impiegato per contraddistinguere solo alcuni prodotti della classe merceologica per cui era stato registrato (nel caso di specie la classe 12 della Classificazione di Nizza, automobili e pezzi di ricambio) a condizione (i) che gli stessi costituiscano parte integrante del prodotto contrassegnato dal marchio (come già affermato nella sentenza dell’11 marzo 2003, C-40/01, Ansul), (ii) che non si possano operare divisioni significative all’interno della stessa categoria, e (ii) che il consumatore possa comunque associare il marchio all’insieme dei beni per cui è stato registrato. Ricorrendo tali condizioni, la Corte ha inoltre ritenuto sufficiente che la prova dell’uso effettivo sia fornita anche solo in relazione ad una parte dei beni appartenenti alla medesima categoria, estendendola anche alla rivendita dell’usato ed alla fornitura di servizi destinati a soddisfare le esigenze della clientela in relazione a prodotti già immessi sul mercato con il medesimo marchio (si veda a proposito la recente CGUE 16 luglio 2020, C-714/18 P, ACTC/EUIPO). Il fatto che la Ferrari abbia continuato ad utilizzare i suoi due marchi “Testarossa” per pezzi di ricambio, per la rivendita di automobili di seconda mano e per servizi di manutenzione è stato quindi ritenuto sufficiente per provare l’uso effettivo e non simbolico. La Corte ha inoltre ritenuto che l’onere della prova nelle azioni di decadenza per non uso gravi sul titolare del marchio (che si trova nella posizione migliore per dimostrare l’uso effettivo del marchio) anche quando ratione temporis la fattispecie non sia soggetto all’applicazione della nuova Direttiva UE 2015/2436.